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在台灣登記和執行英國商標

台灣採用先申請制,這意味著競爭對手可以在你之前擁有你的品牌。買回它的成本高於先申請的成本。

英國商標在台灣沒有自動保護

你的英國商標登記是地域性的。它保護你在英國和英國是當事人的國際條約涵蓋的國家的品牌,但台灣獨立運作。台灣採用先申請制,這意味著第一個申請和登記商標的人或實體獲得保護,無論誰先使用或使用多長時間。

這有直接的實際後果:競爭對手、供應商或惡意第三方可以在你之前在台灣登記你的品牌名稱、你的標誌或令人困惑的相似商標。一旦登記,那個人擁有在台灣使用它的獨佔權。如果你自己還沒有申請,你不能起訴他們侵權或防止他們用你的品牌交易。

當英國公司計劃交易進入台灣、開設子公司、參加貿易展覽或線上銷售給台灣顧客時,風險就結晶了。延遲登記直到你首次銷售或運輸後留下競爭對手可以申請和鎖定你的窗口。買被搶註商標的成本通常遠高於開始時自己登記。

商標搶註以及買回你的品牌的成本

商標搶註在台灣和其他先申請制司法管轄區是常見的。一個與你的品牌沒有聯繫的當地人可以搜索台灣登記簿、看到你的商標沒有登記、以他們的名義申請並坐在上面。他們的動機可能是如果你想擴展到台灣則要求商標付款、或將其出售給競爭對手、或簡單地防止你用你的名稱交易。

移除被搶註商標是昂貴和不確定的。如果搶註者在定義期間內沒有使用商標並且你可以證明,你可以要求取消,但這需要證據並受到爭議。或者,你可以談判買回,涉及承認你遲到申請並為特權支付溢價。訴訟以質疑搶註者的權利通常需要時間和金錢。

更簡單和便宜的路徑是在搶註成為可能之前登記你自己的商標。當你首次決定交易到台灣時申請,而不是在你進行首次銷售後,是標準做法,因為它移除第三方對你創建槓桿的機會。

何時申請:首次銷售或貿易展覽前

大多數司法管轄區的商標法認可使用作為建立權利的一種方式,但台灣的先申請制意味著登記是實際授予保護的。戰略時機是在你進行首次銷售、運輸、貿易展覽出現或在台灣的重要行銷推動前申請。一旦你提供使用你的商標的商品或服務,景觀以兩種方式改變。

首先,你在台灣建立優先使用記錄,如果有人侵權,這強化了你之後執行中的地位。其次,想要爭辯你的商標被放棄或你從未打算交易的搶註者將有更困難的案例,因為他們可以指出你自己的活動。反過來,在使用前申請給你一個乾淨的先申請制權利,無論在其他地方可能或可能沒有發生什麼使用。

經驗法則很簡單:在你廣告前申請、在你運輸前、在貿易展覽前。如果你還在評估市場或安靜計劃,申請不會讓你承諾任何東西;它在你決定時保護你。等到首次顧客運輸或展位訪問後暴露你到你銷售未登記的時間的搶註風險。

選擇類別和登記漢字商標

商標以特定類別登記,定義它們保護的商品或服務。台灣使用國際分類系統。你必須選擇哪些類別適用於你的業務。如果你也銷售實物商品,只在第35類(服務)登記會讓你在商品類別中沒有保護,反之亦然。更寬的保護申請成本更高但避免覆蓋範圍的空隙。

許多英國品牌使用拉丁文字名稱。在台灣,漢字是商業文字,你的品牌將用中文寫入和說出。如果你沒有登記你的品牌名稱的漢字版本,市場將採用它自己的。你的供應商可能音譯地拼寫它,競爭對手可能先登記字符版本,或當地顧客可能只通過你從未選擇的中文版本認識你。

自己登記漢字版本意味著你控制你的品牌如何在市場上呈現,你可以對使用這些字符的令人困惑的相似商標執行。如果你等待市場選擇,你可能發現別人已在台灣登記你的品牌的邏輯漢字版本,讓你無法自己使用。拉丁和漢字版本的登記是打算交易到台灣的品牌的標準做法。

審查路徑和異議窗口

在你申請後,經濟部下的智慧財產局審查你的申請。審查檢查你的商標是否符合法定要求:它是獨特的、不是描述性、不是冒犯性和不令人困惑地類似於現有商標。審查需要時間,辦公室可能提出異議或要求修改。你可以通過正式流程回應和上訴審查員的異議。

一旦審查員滿意,你的商標被發表以供異議。在異議期間,任何相信你的商標與他們自己的權利衝突的人都可以提出反對登記的異議。異議在台灣很常見,異議由智慧財產局根據案情決定。如果沒有提出異議,或異議被駁回,你的商標進行登記。

從申請到登記的整個路徑涉及審查、發表和可能的異議訴訟。這需要時間。計劃你的登記需要幾個月,並考慮審查可能提出需要澄清或修改的問題的可能性。該過程是可管理但不是立即的,所以早期申請意味著你有時間在你仍在建立市場時完成這些步驟。

關務登錄作為邊境執行工具

一旦你的商標登記,你可以與台灣關務登錄。關務登錄不授予額外權利,但它警告關務機構監視被進口的侵權商品。如果帶著假冒或侵權版本你的商標的商品抵達進口,關務可以在邊境扣留並將該問題轉介給執行機構。

對於容易被假冒的品牌或主要威脅是入境假冒品而不是本地侵權的品牌,關務登錄是實用的執行工具。它比提交個人侵權案件便宜,並在進入點創建障礙。關務可以在你決定是否追求執行行動時持有商品。

僅關務登錄不會阻止侵權者;它創建一個檢查點。如果侵權商品被扣留,如果你選擇追求,該問題仍然進行行政或刑事執行。但它對風險概況包括假冒或進口是已知威脅的品牌是力量倍增器。

執行訴訟實際需要什麼證據

對侵權者的執行需要三件事的證明:你擁有登記的商標、被告使用你的商標或令人困惑的相似商標、這種使用發生在你登記的類別內的商品或服務。你也必須證明使用是沒有你的同意和它在消費者之間創建混淆的可能性。

證據採取文件、照片、證詞和有時專家證據的形式。對於假冒產品,你需要產品本身或清楚顯示侵權商標的照片。對於未經許可使用你的商標的業務,你需要發票、廣告、社群媒體貼文、店面或產品照片以及顯示被告在台灣的商品或服務上使用商標的任何東西。對於線上侵權,你需要帶日期和URL的螢幕截圖。

你也必須顯示你自己的商標在相關期間在台灣被使用。這意味著實際銷售、廣告或在台灣內帶你的商標的真品商品或服務的分配。如果你登記商標但從未在台灣實際使用它,對手可以基於非使用要求取消,侵權者的律師將爭辯你的商標沒有被真正使用因此容易受到攻擊。你自己使用的證據與侵權的證據一樣重要。

非使用取消:保護你的登記和攻擊搶註者

台灣的商標法包括非使用取消條款。如果登記的商標在定義期間內沒有在台灣使用,任何人都可以要求智慧財產局取消登記。商標的所有者然後必須證明相關期間的使用,或登記被取消,商標可供其他人登記。

如果你登記商標但之後決定不交易到台灣,或如果你的台灣存在是休眠或間歇的,這是一個風險。如果你在受到挑戰時無法顯示使用,你的登記可以被取消。這就是為什麼將登記的商標視為資產很重要:如果你沒有使用它們,並且你不打算,考慮登記是否值得保持。

非使用取消也是你對登記你的品牌但從未實際使用它的搶註者的工具。如果搶註者只是坐在商標上、不銷售商品或在其下提供服務、法定期間已通過,你可以基於非使用要求取消。搶註者然後必須產生使用的證據或失去商標。這通常比對他們訴訟侵權聲稱更容易。

常見問題

我的英國商標登記在台灣保護我的品牌嗎?

不是。英國登記是地域性和不延伸到台灣。台灣採用先申請制,所以你必須在當地登記以擁有可執行的權利。沒有台灣登記,競爭對手可以在你之前登記你的品牌。

如果有人已在台灣登記了我的品牌,我能做什麼?

如果他們在法定期間內沒有使用商標,你可以要求取消,或如果他們在你登記後使用了它,你可以追求侵權訴訟。談判和買回通常是實際解決方案,但都比先登記更昂貴。

我需要在每個商標類別中登記嗎?

不。你選擇涵蓋你的商品或服務的類別。更狹窄的登記更便宜但如果你之後擴展到其他類別則在保護中留下空隙。你的顧問可以幫助你為你的業務模式選擇適當的類別。

為什麼登記我的品牌的漢字版本?

因為如果你不,當地市場、供應商和競爭對手將採用他們自己的你的品牌的中文版本。如果有人在你之前登記那個字符版本,你不能自己使用它。登記拉丁和漢字版本讓你在市場上控制你的品牌身份。

我在侵權訴訟中需要證明什麼?

你擁有登記的商標、被告未經許可使用你的商標或令人困惑的相似商標、他們在你登記的類別內的商品或服務上使用它、這創建混淆的可能性。你也必須顯示你已在台灣實際使用你自己的商標。

我能通過取消移除舊的被搶註商標嗎?

是的,如果所有者在法定期間內沒有使用商標,你可以要求取消。所有者然後必須證明使用或登記被取消,商標可用。這通常比打侵權案件更簡單。

查證來源

  • 經濟部智慧財產局
  • 財政部關務署
  • 智慧財產及商業法院

本系列文章為一般性資訊,不構成法律、稅務或投資建議。相關規定與數字時有變動,行動前請向上述主管機關查證最新規定。

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The British Chamber of Commerce in Taipei is the key resource for UK companies in the Taiwan market, giving businesses a direct line to assistance and networks and offering a united but unbiased commercial perspective on British business interests in Taiwan and Taiwan business interests in the UK.